Approfondimento brevetti

Brevetti italiani

LE INVENZIONI

L’invenzione è la soluzione originale di un problema tecnico. Questa risulta essere la definizione di invenzione a tutt’oggi più diffusa in Italia e all’estero.

Si tratta, tuttavia, di una definizione che - particolarmente nel periodo attuale di continui e rapidi allargamenti delle conoscenze tecniche/scientifiche con la nascita conseguente di invenzioni presentanti nuova tipologia (si pensi, solo per fare due esempi, al software o a un microrganismo) - pare possedere più una valenza descrittiva che pratica. Tuttavia, tale definizione ha il vantaggio di evidenziare la differenza esistente tra tecnica e scienza: alla tecnica appartengono le invenzioni, alla scienza le scoperte. Le prime possono essere brevettabili, le seconde no.

FUNZIONE DEL BREVETTO

Il brevetto può essere definito come l’istituto giuridico che permette al titolare del brevetto stesso, sia esso direttamente l’inventore oppure colui al quale l’invenzione appartiene, di vantare il diritto ad utilizzare in esclusiva la propria invenzione per un determinato periodo di tempo. E’ da notare che per “diritto ad utilizzare” una invenzione deve essere inteso sia il diritto esclusivo alla attuazione della stessa sia il diritto esclusivo al suo commercio.

PERCHÈ BREVETTARE

Il brevetto può essere considerato, molto sinteticamente, un “patto” tra il titolare e collettività: il titolare del brevetto porta a conoscenza della collettività la propria invenzione mediante la descrizione della stessa e la collettività, mediante la funzione garante esercitata dall’Autorità governativa che emette l’attestato di concessione di brevetto, premia il titolare di quest’ultimo concedendogli il diritto di sfruttare economicamente l’invenzione in regime di esclusiva per un predeterminato periodo di tempo.

Nel caso in cui l’inventore decidesse di non brevettare la propria invenzione tenendola segreta potrebbero verificarsi, almeno, due eventualità di valenza negativa per la collettività: da un lato la collettività potrebbe subire un periodo di monopolio molto più lungo della durata ventennale della privativa brevettuale e dall’altro, in caso di morte dell’inventore e di tenuta del segreto, la collettività potrebbe perdere la possibilità di usufruire di conoscenze utili al progresso e al benessere. In merito a tale seconda eventualità, è da rilevare che il rilascio di un brevetto avviene solo a fronte di una descrizione esaustiva dell’invenzione per cui l’invenzione stessa viene acquisita pienamente dalla collettività.

Brevettare, inoltre, conviene all’inventore: infatti se quest’ultimo non riuscisse a tenere segreta la propria invenzione, ed è molto più facile che accada tale eventualità piuttosto che la tenuta del segreto, l’inventore non potrebbe più sfruttare, in modo esclusivo, il frutto della sua inventiva. Brevettare, quindi, conviene sia all’inventore sia alla collettività.

COSA NON PUÓ ESSERE BREVETTATO

Poiché l’ordinamento giuridico definisce come brevettabili le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale, appare evidente che si tratta di una definizione di natura esemplificativa; pertanto appare più immediato dare un elenco di ciò che non può essere brevettato poiché si tratta di un elenco che la giurisprudenza predominante giudica come tassativo. In tale elenco convergono sia realtà che non sono considerate come invenzioni, sia realtà che sono considerate invenzioni ma di cui è impedita, per legge, la brevettabilità.

In definitiva, non possono essere brevettati:

• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
• i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
• le presentazioni di informazioni;
• i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
• le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

QUALE TIPO DI BREVETTI

I brevetti, secondo la Legislazione italiana, si dividono tra brevetti per Invenzione Industriale e brevetti per Modelli Industriali di Utilità. Riguardo a questi ultimi, giova ricordare che pochi sono i Paesi che li prevedono nelle loro Legislazioni; tra questi figurano, come i più importanti sotto il profilo tecnologico e di mercato, Germania e Giappone.

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Tradizionalmente sono così intesi quei brevetti per i quali l’invenzione rappresenta una soluzione nuova di un problema tecnico. Possono riguardare sia prodotti sia procedimenti.

Tale tipo di brevetti ha una durata di venti anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. E’ questo il periodo di tempo durante il quale il titolare dello stesso può godere della esclusiva di sfruttamento della propria invenzione; la durata ventennale è in vigore in quasi tutti i Paesi del mondo.

BREVETTI PER MODELLO INDUSTRIALE DI UTILITÁ

Secondo la Legislazione italiana tale tipologia di brevetti si riferisce a realizzazioni atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o a parti delle stesse, a strumenti e utensili e a oggetti d’uso in genere. Tali brevetti possono riguardare solamente prodotti e non procedimenti.

Secondo la attuale e prevalente interpretazione, si tratta di brevetti per i quali l’oggetto dell’invenzione attiene ad un miglioramento di qualcosa di già esistente. Dalla natura stessa di tale tipologia di brevetti deriva che i brevetti per Modello di Utilità hanno attinenza, molto spesso, con la forma di un dato prodotto. Si pensi, solo per fare un esempio, all’impugnatura di un attrezzo: se ne viene migliorata la forma, rendendola più ergonomica, l’attrezzo stesso sarà di utilizzo più sicuro, sarà più comodo da usare e permetterà maggior produttività.

Tale tipo di brevetti ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto.

REQUISITI DI BREVETTABILITÁ

Al fine di una valida brevettazione è indispensabile che il trovato descritto e rivendicato nel testo brevettuale soddisfi i tre fondamentali requisiti richiesti dalla Legge: novità, originalità, industrialità.

NOVITA’

Il testo legislativo appare molto chiaro in proposito, precisando che una invenzione è da intendersi nuova se essa non è già stata resa accessibile al pubblico sia nel territorio italiano sia all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto per mezzo di una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Nel valutare se una invenzione è nuova, a fronte dell’esistenza di documenti anteriori sullo stesso argomento, basta che essa non coincida totalmente con uno dei menzionati documenti anteriori: in altre parole, se una invenzione appare essere preceduta parzialmente da un documento e parzialmente da almeno un altro, in tal caso l’invenzione viene valutata nuova.

ORIGINALITÁ

Tale requisito, chiamato anche “attività inventiva” oppure “salto inventivo”, “inventive step” in lingua inglese, ha la funzione di differenziare, tra tutte le realizzazioni nuove, quelle alle quali un inventore non avrebbe potuto pervenire in modo banale e seguendo il normale divenire del sapere e della tecnologia.

Dalla Legge viene richiesto questo importante requisito al fine di evitare, prima di tutto, il deposito di domande di brevetto dal contenuto scontato alla portata di qualsiasi persona anche non esperta nel determinato settore di appartenenza dell’invenzione; oltre a ciò, il rispetto di tale requisito permette di premiare gli sforzi di quegli inventori che hanno realmente impiegato energie, tempo, capacità intellettuali, denaro per ideare e mettere a punto la loro invenzione ed evita anche, in definitiva, che venga depositato un numero abnorme di domande di brevetto. Appare evidente che tale secondo requisito risulta essere, nella sostanza, differente da quello della novità, non fosse altro per l’impegno che richiede per essere valutato. Infatti, al fine di realizzare tale valutazione, vengono messe in gioco energie e competenze di vario genere.

INDUSTRIALITA’

L’attuale normativa stabilisce che una invenzione presenta tale requisito quando “il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato” in qualsivoglia tipo di industria, anche agricola. Da notare che la fabbricazione contemplata dalla Legge non esclude le invenzioni la cui realizzazione sia ottenuta artigianalmente e non in serie, cioè realizzate mediante intervento umano e non mediante l’intervento di macchine; tuttavia la citata realizzazione deve essere, comunque, sempre ripetibile per un numero infinito di volte e sempre con l’ottenimento dei medesimi risultati.

CERTIFICATO DI PROTEZIONE COMPLEMENTARE DEL FARMACO (CCP)

Per tale Certificato si fa riferimento a brevetti rivendicanti un medicamento, un prodotto che entra nella composizione dello stesso, una utilizzazione di di un prodotto come medicamento, un procedimento per la sua fabbricazione.

In certi campi, in particolare nel campo farmaceutico, la immissione in commercio dei prodotti è ritardato da disposizioni di legge che impongono sperimentazioni e accertamenti prima della concessione del permesso alla commercializzazione degli stessi: in pratica, il tempo che va dalla data di deposito della domanda alla data della autorizzazione al commercio del prodotto farmaceutico si traduce in una erosione della durata (ventennale) del titolo brevettuale. Il Certificato di Protezione Complementare ha lo scopo di prolungare la durata dell’esclusiva brevettuale.

Le normative di riferimento sono:

• per l’Italia: Legge n. 349 del 19 ottobre 1991;
• per la Comunità Europea: Regolamento n. 1768/92/CE del 18 giugno 1992;
• per l’Italia: Legge n. 112 del 15 Giugno 2002.

La normativa comunitaria si è sovrapposta a quella italiana che rimane in vigore per i CCP rilasciati in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della citata normativa comunitaria. Le due normative appaiono molto simili e la differenza più sostanziale è data dalla durata che risulta essere maggiore nel caso nazionale; tuttavia, la citata Legge italiana n. 112 ha lo scopo di operare una riduzione della durata nella misura di sei mesi per ogni anno a partire dallo 01 gennaio 2004.

MODALITÁ

La richiesta di ottenimento del CCP deve essere presentata entro sei mesi dalla data della prima autorizzazione alla messa in commercio del farmaco se tale prima autorizzazione segue la data di concessione del brevetto, oppure entro sei mesi dalla concessione del brevetto se la data della prima autorizzazione alla messa in commercio sia precedente alla citata concessione.

La durata del CCP oltre i venti anni dal momento del deposito della domanda di brevetto è pari al tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di brevetto e quella corrispondente alla prima autorizzazione alla messa in commercio del farmaco diminuito di cinque anni.

BREVETTAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE

In campo nazionale, e non solo, è assodato che le invenzioni biotecnologiche siano brevettabili, ad esempio realizzazione di nuovi microrganismi, nuovi virus, la decodifica di geni o sequenze degli stessi immediatamente utilizzabili, la produzione di una proteina ecc.; esistono posizioni molto accese, tuttavia, in merito alla liceità di certi brevetti, ad esempio riguardanti la clonazione umana.

E’ da rilevare che si tratta di un campo assolutamente giovane e che coinvolge, oltretutto, profonde implicazioni di carattere morale che toccano differenti sensibilità. Appare dunque naturale che le più recenti direttive appaiano complesse e dense di compromessi; non è neppure da sottovalutare il fatto che il campo delle biotecnologie, in virtù delle sue particolari specificità, appare richiedere normative che si distinguano da quelle riferentesi ai campi tecnologici più tradizionali, in particolare la meccanica che ha costituito la base della privativa brevettuale.

Brevetti europei

CHE COSA È

E’ una procedura unica che porta alla concessione di un unico titolo, il Brevetto Europeo appunto, valido in tutti i Paesi partecipanti alla CBE (Convezione del Brevetto Europeo – sottoscritta a Monaco in data 05 ottobre 1973).

E’ importante sottolineare il fatto che il titolo brevettuale concesso non è un titolo unitario ma un fascio di brevetti nazionali ciascuno dei quali è sottoposto alle disposizioni legislative dei singoli Paesi che sono stati designati dal richiedente.

REQUISITI DI BREVETTABILITÁ

Sono costituiti dalla novità (a livello mondiale), dalla originalità e dalla industrialità intesa come possibilità di attuare l’invenzione.

PROCEDURA DI BREVETTAZIONE

A differenza di altri Paesi, secondo la legge italiana, “le persone fisiche o giuridiche che abbiano il domicilio o la sede in Italia debbono presentare la domanda di brevetto europeo esclusivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi”.

Esistono due eccezioni a tale norma: 1) quando la domanda di Brevetto Europeo rivendica la priorità di una domanda italiana depositata in Italia da più di novanta giorni senza che sia stata assoggettata al vincolo del segreto e 2) nel caso di presentazione di domanda divisionale europea (in tal caso è, anzi, obbligatorio il deposito direttamente presso l’Ufficio Brevetti Europeo).

La procedura di brevettazione europea si articola, sostanzialmente, nei seguenti punti:

• deposito della Domanda di brevetto: essa è composta dalla richiesta di concessione di Brevetto europeo, dai dati relativi al richiedente, dalla descrizione del trovato, dalle rivendicazioni afferenti le caratteristiche del trovato per le quali si intende chiedere la protezione brevettuale; la richiesta di concessione di Brevetto Europeo deve contenere la indicazione degli Stati Designati di quei Paesi, cioè, in cui si desidera che l’invenzione sia protetta e, a tal proposito, è da notare che per Svizzera e Liechtenstein la designazione di uno solo dei due Paesi vale anche come designazione dell’altro. Entro un mese dalla data del deposito della Domanda devono essere corrisposte le tasse di domanda e ricerca.
• pubblicazione della Domanda: avviene trascorsi diciotto mesi dal deposito della Domanda o diciotto mesi dopo la data di priorità nazionale rivendicata;
• ricerca di eventuali anteriorità con successiva emissione di un Rapporto di Ricerca;
• possibilità, da parte del richiedente, di abbandonare la procedura di brevettazione europea nel caso in cui così decidesse alla luce di anteriorità emerse particolarmente distruttive del suo trovato, oppure di continuare la citata procedura eventualmente modificando il testo brevettuale sempre alla luce delle anteriorità emerse. Le citate modifiche non potranno estendere l’ambito del brevetto oltre il contenuto iniziale;
• nel caso di prosieguo della procedura di brevettazione europea, il richiedente dovrà presentare una richiesta di esame sostanziale unitamente al pagamento della tassa relativa;
• esame sostanziale: durante tale fase l’Esaminatore, se del caso, presenterà obiezioni alle quali il richiedente potrà replicare presentando spiegazioni e proponendo emendamenti al testo come depositato, sempre senza uscire dall’ambito del brevetto come presentato all’atto del deposito della Domanda;
• comunicazione da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo della propria intenzione a concedere il Brevetto: entro un termine prefissato il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due restanti lingue ufficiali, pagare la tassa di concessione ed, eventualmente, pagare una tassa per le pagine del testo brevettuale eccedenti la trentacinquesima e una tassa per le rivendicazioni eccedenti la decima;
• pubblicazione ufficiale della decisione della concessione del Brevetto europeo;
• pubblicazione ufficiale del fascicolo del Brevetto Europeo concesso;
• nazionalizzazione del Brevetto Europeo, cioè il deposito del testo del Brevetto Europeo concesso negli Stati designati unitamente alle rispettive tasse nazionali di deposito;
• possibilità di opposizione da parte di terzi.

Quindi, caratteristiche importanti della procedura di brevettazione secondo la Convenzione del Brevetto Europeo sono la effettuazione di una ricerca di documenti anteriori (testi brevettuali ed anche articoli vari di letteratura tecnica, europei e non), la effettuazione di un esame sostanziale della domanda e la possibilità di opposizione da parte di terzi.

La ricerca di anteriorità dà luogo ad un Rapporto di Ricerca nel quale vengono segnalati i documenti anteriori costituenti il cosiddetto “stato dell’arte”. Tale Rapporto ed i testi dei documenti segnalati dallo stesso vengono inviati al richiedente il Brevetto Europeo che può, in tal modo, prendere diretta visione delle realizzazioni anteriori e decidere, in base a tale osservazione, se procedere o meno nella procedura europea di brevettazione.

L’esame sostanziale della domanda permette di instaurare un confronto tra Esaminatore e richiedente: il primo presenterà delle obiezioni sia inerenti alla rispondenza di requisiti di carattere formale sia inerenti alla rispondenza ai citati requisiti di brevettabilità del testo brevettuale di cui si desidera ottenere il Brevetto Europeo e il richiedente avrà la possibilità di rispondere all’Esaminatore stesso mediante la presentazione di chiarimenti e di emendamenti al testo brevettuale come originariamente depositato.

L’opposizione deve essere depositata entro e non oltre nove mesi a partire dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del Brevetto Europeo e si considera proposta solo dopo il pagamento della relativa tassa.

I motivi che possono dar luogo ad una Opposizione contro un Brevetto Europeo concesso sono i seguenti:

• se non si ha il soddisfacimento di uno o più dei tre requisiti di brevettabilità;
• se l’oggetto del Brevetto è espressamente escluso dalla Convenzione del Brevetto Europeo;
• se manca sufficiente chiarezza e completezza nell’esposizione dell’invenzione tale per cui una persona esperta del settore non possa attuarla;
• se l’oggetto del Brevetto và al di là del contenuto della Domanda come originariamente depositata.

LINGUE DELLA PROCEDURA

Sono tre le lingue ufficiali: l’inglese, il francese e il tedesco e la lingua ufficiale di una procedura è quella nella quale è stata depositata la Domanda e dovrà rimanere immutata durante tutta la procedura medesima.

Domanda internazionale - Convenzione PCT

CHE COSA È

Il PCT (Patent Cooperation Treaty) è una convenzione internazionale che permette il deposito, mediante una procedura unificata, di una Domanda Internazionale mediante la quale il richiedente prenota la possibilità di richiedere la protezione brevettuale in quei Paesi, tra tutti quelli aderenti – attualmente più di 120, che in un secondo tempo avrà designato. La concessione dei brevetti nei singoli Paesi designati avverrà ad opera delle apposite autorità nazionali.

I principali vantaggi del deposito internazionale risiedono, prima di tutto, nel facilitare l’esame presso i singoli Stati poiché - come si vedrà più oltre al paragrafo procedura - è prevista una ricerca di anteriorità e, su richiesta del richiedente, anche di un Esame Preliminare di sostanza ed anche nella armonizzazione delle regole e dei criteri di esame.

Quindi si può rilevare una sostanziale differenza tra la Convenzione PCT e la Convenzione del Brevetto Europeo: quest’ultima porta alla concessione di un titolo brevettuale che si pone al di sopra dei singoli Stati partecipanti e che dovrà essere regolarizzato in ciascuno di essi mentre la Convenzione PCT rimanda ai singoli Stati per la concessione dei relativi titoli brevettuali.

E’ da notare che alla Convenzione PCT non aderiscono solo singoli Paesi ma anche insiemi di Stati riuniti in convenzioni internazionali che operano a livello regionale. Un tipico esempio di Organizzazione Regionale è costituito dalla Convenzione del Brevetto Europeo (CBE); mediante la designazione della CBE attraverso il PCT si ottiene la contemporanea designazione di tutti gli Stati aderenti alla CBE stessa.

REQUISITI DI BREVETTABILITÁ

Sono costituiti dalla novità (a livello mondiale), dalla originalità e dalla industrialità intesa come possibilità di attuare l’invenzione.

CHI PUÓ DEPOSITARE UNA DOMANDA INTERNAZIONALE

Ogni persona che risulta essere domiciliata in un Paese contraente ed ogni cittadino di un Paese contraente.

Tuttavia esiste la possibilità anche per persone domiciliate in e cittadini di Paesi non facenti parte della Convenzione PCT ma facenti parte della Convenzione di Parigi di poter depositare Domande Internazionali; tale possibilità è sottoposta alla decisione della Assemblea PCT.

PROCEDURA

La procedura si articola, sostanzialmente, nei seguenti punti:

• deposito della Domanda Internazionale, presso un Ufficio Ricevente, costituita da una richiesta, da una descrizione del trovato, da una o più rivendicazioni, da uno o più disegni e da un riassunto. La citata richiesta, a sua volta, dovrà contenere la designazione dello o degli Stati in cui si desidera ottenere la protezione brevettuale (seguita dal versamento delle relative tasse), i dati riguardanti il depositante, il titolo dell’invenzione e i dati riguardanti l’inventore;
• trasmissione, da parte dell’Ufficio Ricevente, di una copia della Domanda Internazionale all’Ufficio Internazionale (e questa copia è considerata l’esemplare originale) e di un’altra copia all’Autorità incaricata della Ricerca Internazionale;
• esecuzione della Ricerca Internazionale e redazione di un Rapporto di Ricerca Internazionale unitamente all’emanazione di una Opinione Scritta che sarà considerata quale Rapporto Preliminare Internazionale di Brevettabilità;
• possibilità per il richiedente di apportare emendamenti alle rivendicazioni;
• deposito della richiesta di Esame Preliminare internazionale da parte del richiedente o entro tre mesi dalla trasmissione al richiedente stesso del Rapporto di Ricerca e della Opinione Scritta o entro ventidue mesi dalla data di priorità a secondo di quale delle due date cada più tardi;
• pubblicazione della Domanda Internazionale entro il più breve tempo possibile trascorsi diciotto mesi dalla data di deposito della citata Domanda o dalla data di priorità. Nel caso in cui le rivendicazioni fossero state emendate prima della pubblicazione, esse verranno pubblicate assieme a quelle originariamente depositate;
• il tempo per decidere se entrare o meno nelle fasi nazionali è di trenta mesi a partire dalla data di priorità (di trentuno mesi nel caso di fase regionale Europea);
• invio al richiedente, da parte dell‘Amministrazione incaricata dell’Esame Preliminare Internazionale, di almeno un parere scritto e ad esso il richiedente stesso può rispondere;
• emissione di un Rapporto di Esame Preliminare. Tale Rapporto è emesso, in genere, entro ventotto mesi dalla data di deposito o priorità se essa è rivendicata ed è redatto nella lingua in cui è stata pubblicata la Domanda Internazionale. E’ da notare che il citato rapporto non costituisce vincolo per le Autorità nazionali/regionali che saranno chiamate alla effettiva concessione del titolo brevettuale.

A proposito della comunicazione dell’Amministrazione incaricata dell’Esame Preliminare Internazionale, è da osservare che se essa rileva che il testo brevettuale contenuto nella Domanda Internazionale non presenta unità inventiva (cioè nel testo brevettuale sono contenute almeno due invenzioni), invita il richiedente o a limitare le rivendicazioni o presentare domande divisionali.

Nel caso di mancata risposta da parte del richiedente, il Rapporto di Esame Preliminare sarà redatto su ciò che a parere dell’Autorità d’esame costituisce l’invenzione principale.

TASSE

• All’atto del deposito si devono corrispondere le seguenti tasse: tassa di deposito internazionale (comprendenti quelle che prima erano la tassa di base e la tassa di designazione) e un tassa nel caso in cui il testo brevettuale superi le trenta pagine.
• All’atto della richiesta di Esame Preliminare Internazionale è dovuto il pagamento della relativa tassa d’esame.
• Una tassa è dovuta nel caso in cui siano presentate domande divisionali.

A proposito dei costi, è importante rilevare che la procedura PCT offre la possibilità di differire alcune voci di spesa importanti (ad esempio le traduzioni del testo brevettuale) dando la possibilità al richiedente di meglio valutare la posizione del suo trovato.
Infatti, se ad esempio il Rapporto di Ricerca e il Rapporto di Esame Preliminare Internazionale non sono particolarmente favorevoli, il richiedente può limitare il numero degli Stati che aveva all’inizio designati oppure, in casi estremi, può anche decidere di abbandonare la procedura di brevettazione senza aver dovuto effettuare tutte le spese che avrebbe dovuto invece affrontare se avesse optato per le singole procedure nazionali al posto della procedura unificata PCT.